【周末研读复审案】同族专利申请在其它国家获得授权-不能评价本申请具备创造性--诺华化合物方法专利复审驳回决定
1、如果发明与最接近的现有技术相比存在区别技术特征，但是现有技术中给出了采用该区别技术特征来解决发明所实际解决的技术问题的技术启示，则该发明不具备创造性。
2、根据所要合成的最终产物选择合适的取代苯作为起始原料是本领域的技术人员的惯用技术手段，无需付出创造性劳动。苯环上的取代基三氟甲基和硝基均为本领域常规的强间位定位基团，本领域技术人员能够预期它们对发生在苯环上的溴代反应（亲电取代反应）具有相同的定位效应。
3、国家知识产权局原审查部门在前置审查意见书中认为：复审请求人所述的本申请的同族申请在其它局的审查结果，由于所依据法律不同，不能作为本申请可授权的理由，因此坚持驳回决定。
复审合议组认为：对于本申请而言，相关审查意见是基于中国专利法所做出的，相关同族申请是否在其它国家或地区获得了专利权不能作为评价本申请是否具备创造性的充分条件。
4、国际检索单位并没有对相应权利要求16-18（即分案提交日提交的本申请的权利要求第1-3项）进行检索，没有检索并不意味着相应技术方案具备创造性。
5、即使认可本申请在收率上的提高属于预料不到的技术效果，也没有证据证明权利要求1请求保护的整个技术方案均能达到该效果。
by 知识产权律师小编
发明创造名称：合成有机化合物的方法
复审决定号：77368
决定日：2014-11-21
优先权日：2005-06-09
申请（专利）号：201110058176.9
申请日：2006-06-07
复审请求人：诺华股份有限公司
国际分类号：C07C205/12，C07C201/12
法律依据：专利法第22条第3款
附“权利要求书”如下：
一、案由：
本复审请求案涉及申请号为201110058176.9，发明名称为“合成有机化合物的方法”的发明专利申请（下称本申请）。
本申请是申请号为200680019924.X的PCT发明专利申请的分案申请。本申请的申请人为诺华股份有限公司（由诺瓦提斯公司变更而来），申请日为2006年06月07日，优先权日为2005年06月09日，公开日为2011年09月14日，分案提交日为2011年03月10日。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2013年07月03日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。驳回决定所依据的审查文本为：申请人于分案提交日2011年03月10日提交的说明书第1-24页、说明书摘要，以及于2013年03月26日提交的权利要求第1项（下称驳回文本）。
驳回文本的权利要求书如下：
“1.制备1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯的方法，包括在强酸存在下用溴化剂处理1-硝基-3-三氟甲基苯，以产生1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯，其中所述溴化剂选自1,3-二溴-5,5-二甲基-咪唑烷-2,4-二酮，所述强酸是浓硫酸。”
驳回决定认为：
权利要求1请求保护的制备方法与对比文件2（WO 02/24615A1，公开日为2002年03月28日）公开的方法（参见实施例1）相比，区别特征：在于所制备化合物和原料略有差异，权利要求1的原料和产物分别为1-硝基-3-三氟甲基苯、1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯，对比文件2的原料和产物分别为1,3-双（三氟甲基）苯和3,5-双（三氟甲基）溴苯。但作为苯环上的取代基，三氟甲基和硝基均为强间位定位基，而且该取代基不是反应的位点，而根据所要合成的最终产物选择合适的取代苯作为起始原料是本领域的技术人员的惯用技术手段，无需付出创造性劳动。
因此，在对比文件2的基础上结合公知常识获得权利要求1请求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第22条第3款关于创造性的规定。
申请人诺华股份有限公司（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2013年10月18日向专利复审委员会提出了复审请求，但未提交修改文件。
复审请求人认为：
①对比文件2既没有公开本申请所述的产品，也没有公开本申请所述的方法，与本申请的化合物、方法、要解决的技术问题以及采用的技术手段均无关。对比文件2公开的化合物是简单的二取代的双三氟甲基苯化合物，本申请涉及三取代的三氟甲基硝基苯的溴化，溴代位置非常重要。在对比文件2的基础上，本领域技术人员难以想到由对比文件2公开的与本申请没有直接关系的化合物获得本申请请求保护的方法；
②在欧洲专利局、美国专利局、韩国专利局和日本专利局的审查中，审查员均没有认可对比文件2是相关的参考文献。复审请求人在实质审查程序中所提交的本申请母案PCT/US2006/022154的权利要求及检索报告也显示，对比文件2没有被认可为相关文献。
经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，于2013年11月21日发出了复审请求受理通知书，并将其转送至国家知识产权局原审查部门进行前置审查。
国家知识产权局原审查部门在前置审查意见书中认为，复审请求人所述的本申请的同族申请在其它局的审查结果，由于所依据法律不同，不能作为本申请可授权的理由，因此坚持驳回决定。
随后，专利复审委员会成立合议组对本申请进行审理。
合议组于2014年08月11日向复审请求人发出复审通知书，指出：权利要求1请求保护的技术方案与对比文件2的区别特征在于，制备所采用的原料不同，相应地，制备得到的化合物不同，权利要求1请求保护的技术方案所采用的原料为1-硝基-3-三氟甲基苯，产物为1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯，对比文件2公开的方法所采用的原料为1,3-双三氟甲基苯，产物为3,5-双三氟甲基溴苯。基于上述区别特征，权利要求1请求保护的技术方案相对于对比文件2所实际解决的技术问题是如何制备得到中间体化合物1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯。对于上述区别特征，对比文件2公开了与权利要求1请求保护的方法采用相同的试剂和条件的1,3-双三氟甲基苯的溴化方法，虽然所采用的原料1,3-双三氟甲基苯与权利要求1所使用的原料1-硝基-3-三氟甲基苯在结构上存在差异，但其结构类似，均为1,3-双取代苯，苯环上的取代基三氟甲基和硝基均不是反应的位点，并且均为本领域常规的强间位定位基团，本领域技术人员能够预期它们对发生在苯环上的溴代反应（亲电取代反应）具有相同的定位效应，而1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯是本领域已知的药物中间体化合物，因此本领域技术人员在面对如何制备得到该已知化合物的技术问题时，基于对比文件2公开的中间体化合物3,5-双三氟甲基溴苯的制备方法，容易想到选取相应的原料1-硝基-3-三氟甲基苯进行溴代反应得到1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯，从而得到权利要求1请求保护的技术方案。因此，基于对比文件2得到权利要求1请求保护的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
针对复审请求人在提出复审请求时所陈述的意见，合议组认为：
① 本申请和对比文件2公开的原料均是强间位定位基的1,3-双取代苯，产物均是三取代的溴苯。此外，对比文件2公开了医药中间体化合物3,5-双三氟甲基溴苯的制备方法，本申请请求保护已知医药中间体化合物1-硝基-3-三氟甲基溴苯的制备方法，在反应机理相同、原料结构相似的基础上，本领域技术人员有动机基于对比文件2给出的启示制备结构类似的已知化合物1-硝基-3-三氟甲基溴苯，并且硝基和三氟甲基均为本领域常规的强间位定位基团，本领域技术人员能够预期硝基和三氟甲基的变化不会影响苯环上的溴代位置；
② 对于本申请而言，相关审查意见是基于中国专利法所做出的，相关同族申请是否在其它国家或地区获得了专利权不能作为评价本申请是否具备创造性的充分条件。另外，从本申请母案PCT/US2006/022154的权利要求及检索报告可以看出，国际检索单位并没有对相应权利要求16-18（即分案提交日提交的本申请的权利要求第1-3项）进行检索，没有检索并不意味着相应技术方案具备创造性。
针对上述复审通知书，复审请求人于2014年09月19日提交了复审无效宣告程序意见陈述书和权利要求书全文替换页（共1项，1页），相对于驳回文本，权利要求书的修改为，在权利要求1中增加了“在35℃-40℃之间的温度下”这一技术特征。
修改后的权利要求书如下：
“1.制备1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯的方法，包括在强酸存在下用溴化剂处理1-硝基-3-三氟甲基苯，以在35℃-40℃之间的温度下产生1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯，其中所述溴化剂选自1,3-二溴-5,5-二甲基-咪唑烷-2,4-二酮，所述强酸是浓硫酸。”
在修改的基础上，复审请求人认为：对比文件2教导了理想的反应温度为-10℃至30℃，最优选在3℃至5℃之间，因为“在如此低温下的反应减少不期望的异构体以及多溴化合物的形成并提高产量”，而修改后权利要求1请求保护的技术方案的反应温度为35℃-40℃，可见对比文件2并没有给出技术启示，并且本申请实施例14的反应在35℃的较高温度下进行，仍然能够获得95％纯度的化合物以及89.6％的优异产量，该效果是本领域普通技术人员基于对比文件2无法预期的。因此，本申请请求保护的技术方案相对于对比文件2具备创造性，符合专利法第22条第3款的规定。
在上述程序的基础上，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出如下审查决定。
二、决定的理由
关于审查文本：
经审查，复审请求人于2014年09月19日提交的权利要求第1项符合专利法第33条和专利法实施细则第60条第1款的规定，本复审请求审查决定所针对的审查文本为：复审请求人于分案提交日2011年03月10日提交的说明书1-24页、说明书摘要，以及于2014年09月19日提交的权利要求第1项。
关于专利法第22条第3款：
专利法第22条第3款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。
如果发明与最接近的现有技术相比存在区别技术特征，但是现有技术中给出了采用该区别技术特征来解决发明所实际解决的技术问题的技术启示，则该发明不具备创造性。
就本申请而言，权利要求1请求保护制备1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯的方法（具体参见案由部分）。对比文件2（WO 02/24615A1，公开日为2002年03月28日）公开了医药中间体化合物3,5-双三氟甲基溴苯的制备方法：1,3-双三氟甲基苯1kg加入到4kg浓硫酸中，混合物搅拌并冷却到5℃，保持温度在0-10℃条件下，在4小时内加入DBDMH（即1,3-二溴-5,5-二甲基-咪唑烷-2,4-二酮）668g，分离混合物，用水和稀亚硫酸氢钠溶液清洗有机层，分馏得到1100g产品3,5-双三氟甲基溴苯，收率80%，纯度为99%（参见说明书第1页第6-10行，第10页实施例1）。
权利要求1请求保护的技术方案与对比文件2公开的上述制备方法的区别在于：
①制备所采用的原料不同，相应地，制备得到的化合物不同，权利要求1请求保护的技术方案所采用的原料为1-硝基-3-三氟甲基苯，产物为1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯，对比文件2公开的方法所采用的原料为1,3-双三氟甲基苯，产物为3,5-双三氟甲基溴苯；
②反应温度不同，权利要求1限定反应在35℃-40℃之间的温度下进行，对比文件2公开的是保持温度在0-10℃条件下，在4小时内加入DBDMH反应。合议组查明，对比文件2公开的1,3-二取代苯衍生物的有效的溴化方法与权利要求1请求保护的方法采用了相同的反应试剂和相似的反应条件，因而同样具有试剂成本低、试剂安全的特点，并且具有相近的产品质量和收率。因此，基于上述区别特征，权利要求1请求保护的技术方案相对于对比文件2所实际解决的技术问题是如何制备得到中间体化合物1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯。
对于区别特征①，对比文件2公开了与权利要求1请求保护的方法采用相同的试剂和条件的1,3-双三氟甲基苯的溴化方法，虽然所采用的原料1,3-双三氟甲基苯与权利要求1所使用的原料1-硝基-3-三氟甲基苯在结构上存在差异，但其结构类似，均为1,3-双取代苯，苯环上的取代基三氟甲基和硝基均不是反应的位点，并且均为本领域常规的强间位定位基团，本领域技术人员能够预期它们对发生在苯环上的溴代反应（亲电取代反应）具有相同的定位效应，而1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯是本领域已知的药物中间体化合物，因此本领域技术人员在面对如何制备得到该已知化合物的技术问题时，基于对比文件2公开的中间体化合物3,5-双三氟甲基溴苯的制备方法，容易想到选取相应的原料1-硝基-3-三氟甲基苯进行溴代反应得到1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯。对于区别特征②，在反应机理相同，反应原料结构相近的条件下，适宜的反应温度是本领域技术人员通过有限的试验可以确定的。因此，基于对比文件2得到权利要求1请求保护的技术方案对本领域技术人员是显而易见的，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
关于复审请求人的意见
对于复审请求人在答复复审通知书时所陈述的意见（具体参见案由部分），合议组认为：本申请请求保护的技术方案和对比文件2公开的制备方法均涉及钝化基团取代的苯环上的亲电取代反应，对于该类反应，本领域技术人员能够合理预期，较高的反应温度在加快反应速度的同时也会导致更多副产物（例如苯环上不同位置溴代的异构体化合物或多溴代化合物）的产生，虽然对比文件2公开的优选的反应温度与权利要求1限定的反应温度不同，但并不影响本领域技术人员根据具体原料和产物结构的差异（例如苯环上硝基和三氟甲基对苯环电子云密度的影响差异），通过有限的试验确定相类似底物反应的适宜反应温度。
关于产物的纯度和收率，本申请说明书第23-24页实施例14记载了化合物1-溴-3-硝基-5-三氟甲基苯的制备实施例，其收率为89.6%，纯度大约95%，其真实收率为89.6%×95%，即约为85.12%。对比文件2说明书第10页实施例1记载了化合物3,5-双三氟甲基溴苯的制备实施例，其收率为80%，纯度为99%，其真实收率为80%×99%，即为79.2%。可见，在本申请和对比文件2具有相似的收率的条件下，对比文件2制备得到的产品具有更好的纯度，即没有证据表明本申请取得了预料不到的技术效果，并且本申请收率为89.6%、纯度大约为95%的产品仅仅是在实施例14特定的反应条件下获得的，而影响反应进行的因素众多（例如对比文件2说明书第3页提到了原料与溴化剂摩尔比对反应产物的影响），因此即使认可本申请在收率上的提高属于预料不到的技术效果，也没有证据证明权利要求1请求保护的整个技术方案均能达到该效果。综上，复审请求人的主张不成立。
三、决定
维持国家知识产权局于2013年07月03日对本申请作出的驳回决定。
如对本复审请求审查决定不服，根据专利法第41条第2款的规定，复审请求人可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。
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编辑：知识产权律师